適用商標法第三十二條時須審慎考量涉案權益是否在商標法規定的“在先權利”范疇內，涉案行為主、客觀上是否構成“以不正當手段搶先注冊”，涉案證據是否足以證明涉案商標屬于“在先使用并具有一定影響的商標”。

案情簡介

楊某主張其為一幅以特定線條、弧度、字母及符號構成的圖形（以下簡稱“Ads+”圖形）的著作權人及在先知名商標權人，認為第三人的申請注冊的第23448048號“Ads+及圖”商標（以下簡稱訴爭商標）侵犯其在先著作權且違反商標法第三十二條的規定，遂向國家知識產權局提出無效宣告請求。

國家知識產權局作出裁定，認為訴爭商標的申請注冊未違反2013年《中華人民共和國商標法》（簡稱2013年商標法）第三十二條規定之情形，訴爭商標予以維持。

楊某不服該決定，向北京知識產權法院提起訴訟，訴訟階段，楊某提交了關于“Ads+”圖形的委托創作證明、作品登記證書，其經營的一家銷售品牌舞鞋的淘寶店鋪銷售記錄以及對品牌的宣傳推廣證據等，主張訴爭商標的申請注冊不僅侵犯其在先著作權，同時構成以不正當手段搶先注冊其已經使用并有一定影響的商標。

北京知識產權法院經審理認為

王2013年商標法第三十二條規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。

一、訴爭商標的申請注冊是否違反2013年商標法第三十二條規定的“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”之情形

在先著作權屬于2013年商標法第三十二條所規定的“在先權利”范疇。本案中，原告主張其享有在先著作權的是一幅以特定線條、弧度、字母及符號構成的圖形（以下簡稱“Ads+”圖形）及一串“APLUS DANCE SHOES”英文字母，該圖形以粗細線條的結合設計為基礎，在曲直變化中呈現英文字母“A”、“d”、“s”的清晰輪廓，并在字母中部偏上的位置點綴了一枚特殊字符“+”，圖形右下角落款“APLUS DANCE SHOES”，整體上給觀者帶來審美的藝術享受，構成著作權法意義上的作品。

從原告提交的證據來看，其所提交的委托創作合同、作品登記證書可以證明原告楊某為的著作權人，本案訴爭商標的申請注冊時間晚于原告主張的作品的創作時間，訴爭商標在構成要素、表現手法、整體視覺效果方面與原告主張的作品實質相似，因此原告主張的作品的著作權可以構成訴爭商標的在先權利，第三人未經原告允許，擅自申請注冊與原告在先作品高度近似的訴爭商標，損害原告的在先著作權。

二、訴爭商標的申請注冊是否違反2013年商標法第三十二條規定的“申請商標的注冊也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”之情形

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十三條規定，在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經有一定影響，而商標申請人明知或者應知該商標，即可推定其構成“以不正當手段搶先注冊”。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外。在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。在先使用人主張商標申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標，違反商標法第三十二條規定的，人民法院不予支持。

本案中，原告提交的銷售證據僅涉及其個人經營的淘寶店鋪的銷量及其通過代理商張鋒銷售的轉賬記錄及部分訂購單，以上兩渠道銷售證據的時間跨度均為2015-2017年，同時原告提交了其在《尚舞》雜志及為舞會邀請制作的產品宣傳手冊，從上述證據來看，原告主張的在先使用商標的使用時間有限、廣告宣傳影響面過窄，上述證據不足以證明原告主張的商標屬于2013年商標法第三十二條所規定的“在先使用并具有一定影響的商標”。

因此訴爭商標的申請注冊不構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”之情形。

綜上，北京知識產權法院判決撤銷被訴裁定，國家知識產權局重新作出決定。本案經二審審理判決駁回上訴，維持原判，目前判決已生效。

法官釋法

本對商標法第三十二條上半段的適用需要注意以下三方面：第一，原告主張的涉案作品是否構成著作權法的保護客體；第二，訴爭商標與原告主張的涉案作品是否符合接觸+實質相似的判定標準；第三，原告是否為涉案作品的著作權人或利害關系人。特別需要注意的是，以著作權主張在先權利的對訴爭商標指定使用的商品或者服務類別不予考慮。

對商標法第三十二條下半段的適用需要注意以下三方面：第一，訴爭商標申請人明知或者應知在先商標；第二，在先商標已經使用并具有一定影響；第三，在先商標使用的商品/服務與訴爭商標核定使用的商品/服務相同或類似。