01 裁判摘要
專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中,以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改原權(quán)利要求,修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍,但仍落入原獨立權(quán)利要求的保護范圍,國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效的,未經(jīng)許可實施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為,亦構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵害,有關(guān)侵權(quán)實施者應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,由于修改后權(quán)利要求的技術(shù)方案在原專利權(quán)利要求書中并未出現(xiàn)過,基于專利權(quán)保護與公眾信賴利益平衡的考量,對發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為,可以酌減賠償數(shù)額。
02 案件基本信息
1.訴訟當事人
上訴人(原審被告):浙江南邦科技有限公司(以下簡稱南邦科技公司)
被上訴人(原審原告):臺州朗進縫紉機電有限公司(以下簡稱朗進縫紉機電公司)
原審被告:義烏市華富縫紉機配件商行(以下簡稱華富縫紉機配件商行)
2.案件索引與裁判日期
一審:浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決(2019年6月20日)
二審:最高人民法院(2019)最高法知民終369號判決(2021年2月25日)
3.案由
侵害實用新型專利權(quán)糾紛
03 簡要案情
朗進縫紉機電公司訴稱:南邦科技公司制造、銷售,華富縫紉機配件商行銷售的涉案被訴侵權(quán)產(chǎn)品——自動橡筋機落入涉案專利權(quán)利要求1、權(quán)利要求2、權(quán)利要求7的保護范圍,侵害了涉案專利權(quán)。故請求判令:(1)南邦科技公司、華富縫紉機配件商行停止侵害朗進縫紉機電公司涉案專利排他許可權(quán)的產(chǎn)品的行為;(2)南邦科技公司賠償朗進縫紉機電公司經(jīng)濟損失100萬元;(3)南邦科技公司、華富縫紉機配件商行共同賠償朗進縫紉機電公司調(diào)查和制止侵權(quán)行為所支付的費用共計15萬元。
南邦科技公司、華富縫紉機配件商行答辯稱:被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利存在諸多差異,不構(gòu)成侵權(quán),且無許諾銷售行為。即使構(gòu)成侵權(quán),原告訴請的賠償金額亦過高。
一審法院經(jīng)審理查明,涉案專利為實用新型專利。被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利的權(quán)利要求1、權(quán)利要求2、權(quán)利要求7的保護范圍。南邦科技公司具有制造、銷售兩種侵權(quán)行為,朗進縫紉機電公司當庭認可華富縫紉機配件商行銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源。被訴侵權(quán)產(chǎn)品售價為98,000元、朗進縫紉機電公司為維權(quán)支付了律師費100,000元、公證費7200元,在本案中主張維權(quán)合理費用共計150,000元。朗進縫紉機電公司就同一被訴侵權(quán)產(chǎn)品分別以整機和部件在原審法院同時起訴了多個案件。
一審判決后,涉案專利的權(quán)利人在案外人就涉案專利所提無效宣告程序中,以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改了原權(quán)利要求,將原從屬權(quán)利要求7的部分技術(shù)特征以及原從屬權(quán)利要求9的全部附加技術(shù)特征增加到原獨立權(quán)利要求1中,形成新的獨立權(quán)利要求1。該新的權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案,在涉案專利原權(quán)利要求書及說明書之中均無記載,且不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍,但仍落入原獨立權(quán)利要求1的保護范圍。國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持涉案專利權(quán)有效。
一審法院于2019年6月20日作出的(2018)浙02民初1956號判決:(一)南邦科技公司立即停止制造、銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為;(二)華富縫紉機配件商行立即停止銷售侵害涉案專利權(quán)產(chǎn)品的行為;(三)南邦科技公司賠償朗進縫紉機電公司經(jīng)濟損失23萬元,調(diào)查和制止侵權(quán)行為支出的合理費用5萬元,合計28萬元;(四)駁回朗進縫紉機電公司的其他訴訟請求。
南邦科技公司不服原審判決,向最高人民法院提出上訴,主張在涉案專利的無效宣告程序中,朗進縫紉機電公司主動放棄民事侵權(quán)案件中據(jù)以主張權(quán)利的權(quán)利要求(修改前的權(quán)利要求1、權(quán)利要求2、權(quán)利要求7)且被國家知識產(chǎn)權(quán)局所接受的,朗進縫紉機電公司不得在侵害專利權(quán)糾紛中再將之納入專利權(quán)保護范圍。
04 案件焦點
以進一步限定方式修改的權(quán)利要求的侵權(quán)判定。
05 裁判結(jié)果
最高人民法院經(jīng)審理認為,被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方案的技術(shù)特征與朗進縫紉機電公司在本案中主張保護的涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征均相同,落入涉案專利權(quán)的保護范圍。南邦科技公司就此提出的相關(guān)上訴理由,均缺乏事實依據(jù),不予采信。專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中,以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改原權(quán)利要求,修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍,但仍落入原獨立權(quán)利要求的保護范圍,國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效的,未經(jīng)許可實施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為,亦構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵害,有關(guān)侵權(quán)實施者應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任,但基于專利權(quán)保護與公眾信賴利益平衡的考量,對發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為,可以酌減賠償數(shù)額。具體到本案,由于被上訴人朗進縫紉機電公司在涉案專利的無效宣告程序中對涉案專利的權(quán)利要求進行了進一步限定的修改,目前維持有效的權(quán)利要求1,是以修改前的權(quán)利要求1為基礎(chǔ),通過增加修改前的權(quán)利要求7的“所述的驅(qū)動電機為閉環(huán)步進電機”這一技術(shù)特征以及修改前的權(quán)利要求9的全部附加技術(shù)特征,進一步限定修改后所形成的權(quán)利要求1。修改后的權(quán)利要求2、權(quán)利要求7系修改后的權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求,在涉案專利原始的專利權(quán)利要求書之中并不存在。南邦科技公司生產(chǎn)、銷售的落入涉案專利修改后的權(quán)利要求1、權(quán)利要求2、權(quán)利要求7的保護范圍的被訴侵權(quán)產(chǎn)品雖然屬于侵權(quán)產(chǎn)品,南邦科技公司應(yīng)當停止侵權(quán)并賠償朗進縫紉機電公司的經(jīng)濟損失,但是該被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售均發(fā)生在涉案專利修改的權(quán)利要求被確權(quán)之前,本院在考慮涉案專利類型、本案具體情節(jié)、朗進縫紉機電公司為本案所支付的合理開支以及綜合考量前述論述的基礎(chǔ)上,酌情確定南邦科技公司支付朗進縫紉機電公司的經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支的賠償數(shù)額為5萬元。最高人民法院于2021年2月19日作出(2020)最高法知民終1667號判決,判決如下:(一)維持浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決第一項、第二項;(二)撤銷浙江省寧波市中級人民法院(2018)浙02民初1956號判決第三項、第四項;(三)南邦科技公司于本判決生效后10日內(nèi)賠償朗進縫紉機電公司經(jīng)濟損失及合理費用共計50,000元;(四)駁回朗進縫紉機電公司其他訴訟請求;(五)駁回南邦科技公司其他上訴請求。
06 裁判摘要評析
一、問題提出
2017年我國國家知識產(chǎn)權(quán)局在修正《專利審查指南(2010)》時,對專利確權(quán)程序中專利文件的修改方式進行了調(diào)整,將修改權(quán)利要求書的具體方式從“一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”調(diào)整為“一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。其中,引起業(yè)界最多關(guān)注的是“權(quán)利要求的進一步限定”這一修改方式的增加。大家關(guān)注這一修改方式的緣由較為集中在,通過“權(quán)利要求的進一步限定”方式修改專利文本,有可能會出現(xiàn)經(jīng)過確權(quán)程序所確認有效的修改后的權(quán)利要求在原始的專利文本之中并不存在之情形。這是對權(quán)利要求所作的實質(zhì)性的修改,原始權(quán)利要求存在嚴重的缺陷。而按照我國之前實行的專利確權(quán)程序中有關(guān)專利權(quán)利要求書的修改方式,經(jīng)過確權(quán)程序所確認的修改后的權(quán)利要求肯定都會記載在涉案專利原始的專利文本之中。此時,針對該修改后的權(quán)利要求,在后續(xù)的侵權(quán)糾紛程序中如何判定是否存在侵權(quán)行為以及如何確定法律責(zé)任,就是擺在法官面前必須要解決的問題。朗進縫紉機電公司訴南邦科技公司等侵害專利權(quán)糾紛案二審爭議的核心問題就在于此。
二、進一步限定方式修改與專利的公示公信
我國國家知識產(chǎn)權(quán)局對于專利確權(quán)程序中,權(quán)利人對專利權(quán)利要求書的修改方式進行了調(diào)整,將修改權(quán)利要求書的具體方式從“一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”調(diào)整為“一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”。本案涉案專利自授權(quán)之時至我國國家知識產(chǎn)權(quán)局對確權(quán)程序中權(quán)利人對專利權(quán)利要求書的修改方式進行調(diào)整之日,社會公眾對涉案專利權(quán)的保護范圍均是以涉案專利修改前權(quán)利要求所確定的保護范圍為基礎(chǔ),合理預(yù)期涉案專利權(quán)利要求所能確定的保護范圍,以避免自己實施某一技術(shù)方案之時落入涉案專利權(quán)的保護范圍而侵害涉案專利權(quán)。
對于涉案被訴侵權(quán)行為,如果按照我國國家知識產(chǎn)權(quán)局之前有關(guān)確權(quán)程序中的權(quán)利人對專利權(quán)利要求書的修改方式,權(quán)利人無論選擇“權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”之中任何一種方式對權(quán)利要求進行修改,均不可能獲得現(xiàn)在得到確認的修改后權(quán)利要求1。如此一來,落入修改前的權(quán)利要求1的保護范圍的涉案被訴侵權(quán)行為,在修改前的權(quán)利要求1已經(jīng)被放棄或無效之后,就不會出現(xiàn)又落入現(xiàn)在獲得確認的修改后的權(quán)利要求1的保護范圍。可見,本案權(quán)利人在專利確權(quán)程序之中對涉案專利的權(quán)利要求所作的進一步限定的修改,本質(zhì)上是對權(quán)利要求所作的實質(zhì)性的修改,是對原始權(quán)利要求存在嚴重的缺陷的補救。此時就出現(xiàn)了權(quán)利人以“進一步限定”的方式對專利權(quán)利要求書修改后,有可能產(chǎn)生后續(xù)專利侵權(quán)程序中對社會公眾不公平的情形。
專利法的終極目標是社會公共利益,無論是從專利制度之中的“專利公開換保護原則”,還是從“權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡原則”出發(fā),專利權(quán)人充分公開專利信息,社會公眾充分信任專利權(quán)人公開的該信息,通過對專利信息的公示公信實現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾之間利益的平衡,從而達到從公開到公信的效果。由此,專利權(quán)人公開的專利信息必須具備穩(wěn)定性和有效性。穩(wěn)定和有效缺一不可,必須協(xié)同起效,難以單獨起效;如若顧此失彼,就難以實現(xiàn)從公示到公信,從而導(dǎo)致失衡。
三、以進一步限定方式修改對專利公信力的減損
專利信息公開后,社會公眾對其產(chǎn)生信賴。要在專利權(quán)人與社會公眾之間實現(xiàn)利益平衡,既要嚴格保護專利權(quán)獲得與其作出的發(fā)明貢獻相當?shù)睦妫惨U仙鐣姵浞肢@取專利信息的相關(guān)利益。而基于常識,在專利文件撰寫本身所固有的難度之外,專利申請人或代理人的表達水平及認知能力的局限,可能會導(dǎo)致語言表達和形式規(guī)范上的困難或?qū)夹g(shù)的理解產(chǎn)生偏差。隨著對現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造等的理解程度的提高,特別是在侵權(quán)糾紛或確權(quán)程序中,申請人往往需要根據(jù)對發(fā)明創(chuàng)造和現(xiàn)有技術(shù)的新的理解對權(quán)利要求書和說明書進行修正。當然,允許專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中修改專利也考慮到了公眾所獲得信息的準確性。社會公眾正確把握專利權(quán)人所給出的技術(shù)信息,一方面,有利于其更好地運用或改進該項技術(shù)方案;另一方面,社會公眾需要一個準確的權(quán)利邊界去規(guī)制自己的行為,清楚知道哪些行為會侵犯專利權(quán)人的權(quán)利。也正因為如此,國家知識產(chǎn)權(quán)局在專利確權(quán)程序之中對專利權(quán)的修改方式增加了“對權(quán)利要求的進一步限定”的這一修改方式。
所謂對權(quán)利要求作進一步限定的修改方式,是指在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征,既可補入從屬于同一個獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征,也可補入從屬于不同的獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征。這樣做其實是縮小了專利的保護范圍,對比修改前的情況,是將權(quán)利要求合并的修改方式擴大到了允許權(quán)利要求當中具體技術(shù)特征的補入,原來是以權(quán)利要求為修改單位,現(xiàn)在以具體的技術(shù)特征為修改單位。
但是,在允許“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式下,也會產(chǎn)生以下問題:一方面,從對在先申請原則的影響來看,既可能會使專利權(quán)人為搶占一個在先的申請日而將不成熟的技術(shù)方案申請專利,在授權(quán)后的修改當中再將申請日時尚未完成或者發(fā)現(xiàn)的技術(shù)方案添加到權(quán)利要求中,又可能會使申請人在實質(zhì)審查及復(fù)審階段缺乏修改的積極性;另一方面,專利權(quán)人在專利文本中披露技術(shù)方案的動力就可能不足。這將不利于社會公眾清楚明了其專利權(quán)的保護范圍,也不利于潛在發(fā)明者獲知信息并利用信息進行創(chuàng)新,讓社會公眾在此基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)明創(chuàng)造。反而成為專利權(quán)人濫用專利權(quán),打擊競爭者的工具,獎勵了權(quán)利人卻沒有達到專利法通過激勵專利權(quán)人公布信息以促進創(chuàng)新之最終目的。可見,按照“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式,在缺乏相關(guān)配套補充機制的情況下,有可能導(dǎo)致涉案專利權(quán)人與社會公眾之間的利益失去平衡,不利于專利制度價值目的之實現(xiàn)。增加“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式后,對專利信息公開的穩(wěn)定性和公信力有一定程度的減損,因而需要相關(guān)配套制度予以彌補。
四、彌補專利公信減損的方式
專利權(quán)人理應(yīng)披露信息以促進創(chuàng)新,因此,針對本案出現(xiàn)的情形,為了在涉案專利權(quán)人與社會公眾之間重新實現(xiàn)利益平衡,真正實現(xiàn)專利制度的價值目的,有必要減低或消除“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式對專利在先申請制度價值的貶損以及對專利信息公開既往公信力的減損。目前,在我國專利制度中,有兩項制度在一定程度上可以彌補專利公信減損:先用權(quán)制度與臨時保護期制度。在域外專利制度中彌補專利公信減損的存在:美國專利制度中的“中用權(quán)”制度。
(一)我國彌補專利公信減損的方式
所謂先用權(quán),是指在專利申請人就某項發(fā)明創(chuàng)造向國家專利局提出申請之日前,他人就該項發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)制造出相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備,那么即使在該申請被授予專利權(quán)后,他人仍有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造或使用該發(fā)明創(chuàng)造。該行為不被視為侵犯專利權(quán)。先用權(quán)制度產(chǎn)生的根本原因在于,在先申請原則下法律賦予了專利權(quán)特有的壟斷權(quán)性質(zhì),專利權(quán)人有權(quán)排除他人對專利的實施。然而,實際上,最先向?qū)@痔岢鰧@暾埖娜丝赡懿⒎亲钤缤瓿稍擁棸l(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設(shè)計人。如若實際的最先發(fā)明人獨立地完成同樣的發(fā)明創(chuàng)造,并且為該發(fā)明創(chuàng)造的制造和使用投入了人力、財力、物力,在此情況下,卻被在后授予的專利權(quán)完全禁止或者不適當?shù)叵拗茩?quán)利的行使,勢必不合法理與情理。先用權(quán)實際就是此情形對于既往公信力減損的彌補方式。
發(fā)明專利臨時保護期是指發(fā)明專利申請公開日至授權(quán)日這段時間。由于申請人還沒有被授予專利權(quán)而該項發(fā)明專利申請所涉及的技術(shù)秘密已被公開,因此經(jīng)常會出現(xiàn)侵權(quán)現(xiàn)象。發(fā)明專利實行早期公開、延遲審查制度,因此存在專利申請公布日與授權(quán)公告日之間的臨時保護期。在延遲審查制度下,發(fā)明專利申請已經(jīng)公開但還沒有授權(quán),如果允許他人任意實施該發(fā)明,對申請人顯然是不公平的。為了解決該矛盾,我國設(shè)立了發(fā)明專利臨時保護制度。根據(jù)我國《專利法》第13條的規(guī)定,發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。臨時保護期實際就是此情形下,對于既往公信力減損的彌補方式。
當然,允許“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式,使可能因?qū)@麢?quán)人申請時的撰寫能力等原因所導(dǎo)致的欠缺穩(wěn)定性的專利權(quán),通過修改獲得與技術(shù)貢獻相匹配的相對穩(wěn)定的專利權(quán),實質(zhì)上確實縮小了專利權(quán)的保護范圍,對于專利公開內(nèi)容的未來公信力卻又有所增益。畢竟,社會公眾需要一個準確的權(quán)利邊界去規(guī)制自己的行為,只有專利的權(quán)利要求穩(wěn)定,其所界定的保護范圍才能明晰,社會公眾才能清楚知道哪些行為會侵犯專利權(quán)人的權(quán)利。因此該修改也在一定程度上有利于社會公眾獲得相關(guān)信息。社會公眾只有正確把握專利權(quán)人所給出的技術(shù)信息,才能更好地運用或改進該項技術(shù)方案。而且,社會公眾能夠制造出被涉案專利該修改后的權(quán)利要求所覆蓋的產(chǎn)品,盡管其中有其自身的努力和貢獻,但亦可能會從專利權(quán)人所公開的涉案專利的原始的專利文本中獲得相關(guān)技術(shù)信息,這是其與先用權(quán)制度中在先發(fā)明人的不同之處,也是其與臨時保護期內(nèi)他人實施已公開但尚未獲得授權(quán)的發(fā)明的技術(shù)方案的相似之處。其對專利公信減損的彌補原理應(yīng)當是與先用權(quán)制度與臨時保護期制度相通,因此,在具體規(guī)則確定方面,此種情形可以借鑒臨時保護期制度,盡可能實現(xiàn)權(quán)利人與社會公眾利益的平衡。
(二)域外彌補專利公信減損的方式
在美國專利制度中,中用權(quán)學(xué)說在《1952年專利法》(Patent Act of 1952)之前就提出來了,因為美國法院意識到如果專利權(quán)人在授權(quán)后程序中修改權(quán)利要求,則“已經(jīng)開始制造、使用或銷售特定產(chǎn)品的第三方之前的合法行為可能會侵害修改后的專利權(quán)”。中用權(quán)學(xué)說的邏輯是,假設(shè)專利權(quán)人擁有的有效的專利權(quán),經(jīng)過再頒后才能維持繼續(xù)有效。其本質(zhì)上對權(quán)利要求所作的實質(zhì)性的修改,實質(zhì)上是原始權(quán)利要求存在嚴重的缺陷。
在美國專利制度中,有兩種類型的中用權(quán)——絕對中用權(quán)和衡平中用權(quán),在《1952年專利法》第252條中分別有規(guī)定。絕對中用權(quán)是指,如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品在專利再頒之前已制造或使用,則被告對修改后的權(quán)利要求免予承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。衡平中用權(quán)則是一種自由裁量權(quán),只要被告在再頒之前已經(jīng)對被訴侵權(quán)行為(應(yīng)是指被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法的制造/使用/銷售)作好實質(zhì)性的準備,即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品在再頒之后制造或使用,被告也免于對修改后的權(quán)利要求承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
現(xiàn)在,美國“中用權(quán)”制度也并非只針對修改后的權(quán)利要求的保護范圍擴大的情形,也可以針對修改后的權(quán)利要求的保護范圍縮小的情形。實質(zhì)上,美國“中用權(quán)”制度適用的前提不在于權(quán)利要求保護范圍是擴大還是縮小,關(guān)鍵在于是否對專利的權(quán)利要求作出了實質(zhì)性修改,在這種情況下維持有效的權(quán)利要求,其公示公信力對于社會公眾確實會產(chǎn)生一定程度的影響。
五、結(jié)語
本案二審判決有效解決了以進一步限定方式修改權(quán)利要求可能帶來的對專利公示公信力減損的影響,在一定程度上實現(xiàn)了專利權(quán)人與社會公眾利益之間的平衡。為此確定如下規(guī)則:以進一步限定方式修改權(quán)利要求,由于修改后權(quán)利要求的技術(shù)方案在原專利文本中并未出現(xiàn)過,基于專利權(quán)保護與公眾信賴利益平衡的考量,對依此方式修改維持有效的權(quán)利要求,在后續(xù)的侵權(quán)糾紛程序中,落入該修改后的權(quán)利要求保護范圍的被訴侵權(quán)技術(shù)方案,盡管應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案侵權(quán),但在確定賠償數(shù)額時亦應(yīng)當充分考量該種修改方式對專利公信減損的彌補。